Quali caratteristiche deve avere un marchio per ottenere la registrazione e come bisogna procedere e che tutela si ottiene a seguito della stessa? Per semplicità parleremo del marchio italiano, precisando sin d’ora che ovviamente possiamo ottenere più ampie tutele con il marchio europeo e internazionale.
IN PRIMO LUOGO, COS’È UN MARCHIO?
- Il marchio è un segno distintivo, la sua funzione è quella appunto di distinguere i vostri prodotti e servizi da quelli della concorrenza, e pertanto deve possedere determinati requisiti, ecco i principali:
- La CAPACITÀ DISTINTIVA, per cui se ad es. il vostro prodotto è la pasta, o il vostro servizio è la mediazione immobiliare, non potrete registrare come marchio rispettivamente il nome “Pasta” o “Mediazione immobiliare”;
- La NOVITÀ, per cui non è possibile registrare un marchio preesistente, da qui l’importanza della ricerca di anteriorità;
- La LICEITÀ, per cui il marchio non può violare la legge o essere in contrasto con l’ordine pubblico o il buon costume, né i diritti esclusivi dei terzi.
CHI PUÒ CHIEDERE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO? A CHI? QUAL È L’ITER?
Il titolare di un marchio può essere sia il privato che l’impresa, e per ottenere la registrazione di un marchio italiano occorre depositare la relativa domanda all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) con modalità cartacea, anche presso la sede di ogni CCIAA, con invio a mezzo posta o con deposito telematico. Il primo ostacolo è la ricerca dell’anteriorità: se esiste già un marchio per nome o per simbolo simile a quello che si vuole registrare, l’iter non andrà a buon fine. Senza la ricerca di anteriorità si rischia dunque di dilapidare risorse. Presentata la domanda, condotto un esame di ricevibilità e di merito, l’UIBM procede alla pubblicazione della stessa sul Bollettino dei Marchi e, decorso il periodo di 3 mesi senza opposizione di terzi, accetta la domanda di registrazione. Il marchio ha una “scadenza” di DIECI ANNI, se si ha intenzione di rinnovarlo occorre procedere al suo rinnovo almeno dodici mesi prima del termine.
TUTELA E VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO:
- DIRITTO DI USO ESCLUSIVO di quel marchio, sia direttamente che tramite licenza di uso a favore di terzi, traendone le relative royalties;
- TUTELA DEL MARCHIO REGISTRATO: estremamente più rapida ed efficace rispetto alla tutela offerta al marchio non registrato, abbiamo già detto dell’opposizione alla registrazione del marchio altrui, aggiungiamo l’azione di nullità, l’azione di contraffazione con possibilità di immediata inibitoria dell’utilizzo fraudolento del marchio;
- VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PATRIMONIO DELL’IMPRESA: registrare i marchi della propria impresa consente di valorizzare e proteggere i propri prodotti e servizi, assicurando e implementando l’efficacia del piano commerciale.
Molti non sanno che si può includere a pieno titolo il marchio tra i beni immateriali iscritti a bilancio, e trattare di conseguenza i costi per la sua creazione e registrazione, anche sotto il profilo fiscale. Per essere efficace strumento nelle mani dell’imprenditore, tuttavia, il marchio non deve solo rispettare le norme giuridiche, ma anche di comunicazione, deve letteralmente “parlare” di quel prodotto, di quell’impresa, dei valori, della mission. La creazione di un marchio efficace e di successo non è improvvisazione, ma arte e competenza tecnica sapientemente miscelate, che ho avuto modo di vedere all’opera grazie al Dott. Luca Fratti, di Edison Srl a cui lascio la parola, o meglio la tastiera!
“Cara Paola, sì, ti confermo che l’aspetto legato all’immagine per un marchio è importante quanto quello legato alla sua protezione e valorizzazione economica. Un marchio deve essere DISTINTIVO, cioè in grado di differenziarsi da tutti quelli dei concorrenti. Non basta però essere originale, il marchio deve essere capace di esprimere il VANTAGGIO ESCLUSIVO dell’azienda, quelle caratteristiche e quei valori per cui un cliente sceglie proprio quell’azienda al posto delle altre. In caso contrario la sua capacità distintiva può rivelarsi un boomerang, perché il cliente una volta avvicinata l’azienda, non la riconosce per i valori espressi dal marchio e rischia di avere un effetto distonia ed allontanarsi. Poi deve tenere conto dell’area in cui si muove l’azienda: se non vi è ARMONIA CON L’ICONOGRAFIA DI QUELLO SPECIFICO SETTORE, chi lo guarda può escludere l’azienda ancora prima di approfondire. Sta cercando un’azienda in un settore e quel marchio non glielo ricorda, non è in sintonia con le sue aspettative, e allora viene rifiutato. Come vedi la creazione del marchio richiede un processo approfondito e una conoscenza specifica dei meccanismi della comunicazione. E’ quindi sempre più opportuno rivolgersi a un professionista che affidarsi al semplice “fai da te”.
